De zaak
Toen de makers van Jiskefet hoorden dat er buiten hen om een Jiskefet Encyclopedie aankwam, waren ze verbaasd: was dat geen inbreuk op hun auteurs- of merkrecht? De Jiskefet-makers wilden het boek vooraf zien en het zou pas mogen worden uitgegeven als zij akkoord waren. Uitgeverij Noblesse weigerde. Een kort geding volgde.
Halverwege de procedure mocht Jiskefet het boek in de maak toch inzien. De inhoud bleek een alfabetische opsomming van weetjes over het tv-programma – niet grappig, vonden ze, maar juridisch geen bezwaar.
Maar dan de kaft: op de voorkant met grote letters „Jiskefet”, daaronder vrij klein „Encyclopedie” en geen auteursnamen erbij (die stonden op de rug). Volgens Jiskefet leek het net alsof dit boek afkomstig was van Jiskefet zelf. Op de achterkant stond „gegarandeerd ongeautoriseerd”, maar dat was onvoldoende om die indruk weg te nemen, vonden ze.
De Jiskefetters pasten hun vordering aan: ze wilden nu dat de uitgeverij onder andere met een sticker op de voorkant duidelijk maakte dat het boek niet afkomstig was van Jiskefet zelf en dat zij er niks mee te maken hadden. De Amsterdamse voorzieningenrechter wees hun verzoek (grotendeels) toe. Een tekening van Juffrouw Jannie op de cover moest plaatsmaken voor de titel Cabaret trio en de namen van de auteurs.
Maar in hoger beroep won de uitgeverij: volgens het gerechtshof in Amsterdam hadden de boekmakers ‘Jiskefet’ niet „als merk” gebruikt, en was er ook geen merkinbreuk. Een merknaam in een boektitel is onderdeel van het boek zelf, je pretendeert er niet mee dat het boek afkomstig is van – in dit geval – Jiskefet.
Jiskefet Encyclopedie was een voor de hand liggende titel voor dit boek, en daarom had de uitgever een geldige reden die te gebruiken. Daarbij speelde ook het grondrecht van de informatievrijheid een rol. De sticker mocht er dus af.
Tegen die uitspraak ging Jiskefet in cassatie bij de Hoge Raad. Volgens Jiskefet had het gerechtshof moeten beoordelen of de uitgeverij de indruk had gewekt dat het boek van Jiskefet afkomstig was. Ook had het hof volgens Jiskefet moeten oordelen dat de uitgeverij „ongerechtvaardigd voordeel” trok uit gebruik van het merk Jiskefet.
De uitspraak: cassatieberoep verworpen
De Hoge Raad – die alleen een oordeel geeft over de juridische kant, aan de hand van de ingebrachte bezwaren – stuurt Jiskefet met lege handen naar huis.
Aan de vraag of de boekmakers voldoende duidelijk hadden gemaakt dat het boek niet van Jiskefet kwam, was het gerechtshof volgens de Hoge Raad terecht niet toegekomen. Dat punt komt pas om de hoek bij merkinbreuk – en het gerechtshof had juist gezegd dat daar geen sprake van was. Ook de andere klacht gaat om een technische reden onderuit.
Het commentaar
„Je zou geneigd zijn te denken: is het merkenrecht niet juist bedoeld om je als merkhouder tegen dit soort ongeautoriseerd gebruik te kunnen verzetten?”, zegt Charlotte Vrendenbarg, hoogleraar intellectueel eigendomsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. „Maar in deze zaak is de uitkomst dat ‘Jiskefet’ hier niet werd gebruikt als merk.”
Tegen ‘ander gebruik’ dan als merk kan de merkhouder ook optreden, maar de mogelijkheden zijn dan veel beperkter. Vrendenbarg: „De merkhouder moet dan aantonen dat de gebruiker door het merk te gebruiken ‘ongerechtvaardigd voordeel’ heeft of de reputatie van het merk aantast. Aan die criteria was hier niet voldaan, volgens het hof. De uitgeverij had voordeel van het gebruik van het merk, maar dat was niet ongerechtvaardigd.”
Volgens het hof gebruikte de uitgever het merk Jiskefet beschrijvend, om te vertellen waar het boek over gaat. Vrendenbarg: „Beschrijvend gebruik mag, als voldoende duidelijk is dat de merkhouder er niet bij betrokken is. Hoe die duidelijkheid verschaft moet worden, komt bij hof en Hoge Raad niet aan bod. Dat is jammer: het was mooi geweest als er nu meer helderheid zou zijn over hoe je een merk in een boektitel op de kaft mag gebruiken, en wanneer duidelijk genoeg is dat de merkhouder er niet bij betrokken is.”
De uitkomst is een domper voor Jiskefet en goed nieuws voor de uitgever, hier gesteund door het Persvrijheidsfonds. Dat wilde voorkomen dat het belang van de vrije pers in het gedrang zou komen door merkenrechtelijke beperkingen bij biografieën of kritische publicaties over mensen of organisaties. Vrendenbarg: „Eigenlijk zit die bescherming al in het merkenrecht ingebouwd: je kunt als merkhouder niet zomaar optreden als iemand gebruikmaakt van je merk om te beschrijven of ernaar te verwijzen. Uit de jurisprudentie blijkt dat de vrijheid van meningsuiting, mededinging, informatie en kunst het merkrecht kunnen inperken. Zo kan bijvoorbeeld het gebruik van het champagnemerk Moët in een kunstwerk met veel bloot onder de kunstvrijheid vallen.”
Volgens Vrendenbarg betekent de uitspraak niet dat een merk in een boektitel altijd mag. „Veel zal afhangen van wat titel en kaft suggereren over de herkomst en hoe de rechter dit beoordeelt. Bij gebruik als merk heeft de merkhouder veel meer mogelijkheden om op te treden, bijvoorbeeld als verwarring kan ontstaan over de herkomst van het boek.”
